ABC MADRID 29-05-2014 página 61

ABC JUEVES, 29 DE MAYO DE 2014 PUBLICIDAD 61 signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde y que (29) la existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b) de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y en la STS de 12 de septiembre de 2011, recuerda a su vez que el artículo 5 de la Directiva Comunitaria refuerza la protección marcaria, cuando con el uso de un signo en conflicto se ejercita sin causa pretendiendo obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca ajena que pueda causar perjuicio a los mismos. Y en este sentido, el artículo 34, apartado 2, letra c) de nuestra Ley 17 2001 recogió dicha norma, extendiendo el ius prohibendi a los supuestos de posibilidad de indicación de una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o de un aprovechamiento indebido o un menos cabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada. En definitiva, señala la STS de 2 de noviembre de 2011, en las violaciones o infracciones a las marcas que contempla el artículo 34.2, no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca afectada) pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes y que la marca violada sea notoria o renombrada, pues como añade la STS de 14 de mayo de 2012, el concepto comunitario de riesgo de confusión, éste comprende el riesgo de asociación (art. 4.1. b de la Directiva 89 104 CEE) es decir, la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico 5) conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las marcas que tiene un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son el mercado, disfrutan de una mayor protección. En el caso de autos, el examen conjunto de los signos confrontados implica, continuaba diciendo esta sentencia, una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración de modo que un bajo grado de similitud entre los productos y servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (STJUE de 28 de septiembre de 1998) Así ocurre en el caso de autos precisamente por la notoriedad y renombre de la marca Nenuco asociada por el público español a productos de aseo, higiene, cuidados y necesidades generales del bebé, así como a sus accesorios incluidos juegos, juguetes, material de nutrición o, incluso, para equipamiento y decoración de habitaciones preparadas para los bebés caen dentro de esta protección, aunque estén fuera de las especialidades, porque la misma genera el riesgo de confusión que, como señala la STJUE de 22 de junio de 1999, es tanto más elevado cuanto mayor es el carácter distintivo de la marca anterior o prioritaria, lo que hace que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son el mercado, disfruten de una mayor protección respecto a las marcas cuyo carácter distintivo es menor, o más concretamente, basta, en nuestro caso, examinar los distintos catálogos de una y otra empresa y marca y su presentación en tiendas franquiciadas bajo el nombre comercial Nenuco para que el riesgo de confusión o de conexión y de asociación se aprecie sin dificultad respecto a la procedencia de la marca Nenuco algunos de cuyos artículos más conocidos (lociones, fragancias, etc. se ofrecían y vendía, además, junto con los productos de los franquiciadores, en claro y buscado el propósito de confusión sobre la procedencia empresarial, hasta merecer tal conducta desleal una mayor protección que la dispensada por la sentencia recurrida, pues el hecho de que los productos ofrecidos en el mercado por ambas partes sin ser idénticos o similares al estar orientados a necesidades o confort de bebés y niños pequeños en las diferentes etapas de su evolución, desarrollo y estímulos, no puede hacer disminuir el grado de protección de la marca prioritaria desde estrictos criterios de especialidad, pues tales casos, y como declara la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la marca de renombre debe beneficiarse, entonces, de una protección tan amplia, al menos, como en los casos de uso de un signo para productos o servicios no similares (SSTJUE de 9 de enero de 2003) bastando para merecer esa mayor protección con que el grado de similitud entre el signo y la marca renombrada tenga, como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (STJUE de 23 de octubre de 2003) En el mismo sentido se pronunciaba la STS de 21 de diciembre de 2011, considerando lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión, citando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999 y reconociendo el derecho a los titulares de los registros marcarios a reaccionar con estas prácticas de competencia parasitaria, incluso al margen de criterios de confundibilidad en la presentación de los productos y de sus marcas cuando, como aquí ocurre, pueda advertir dice la STS de 14 de mayo de 2012, apoyada en la STJUE de 29 de septiembre de 1998- el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra. Bajo esta doctrina, el recurso de la actora solicitando la nulidad total de la marca n 2.609.951 para las clases 14 23 y 27 del nomenclátor de Niza, y la de la marca 2.622.056 para las clases 38 41 y 43 ha de estimarse. La primera, de la categoría (14 comprende metales preciosos, aleaciones y productos metálicos, joyas y bisuterías que por tener aplicaciones conocidas y potenciales al menos en equipamiento y obsequios para niños y no es difícil encontrar artículos diseñados para este tipo de atenciones y necesidades en el mercado adaptados en su forma y diseño del mundo infantil como destinatarios de los productos, por lo que si ese sector comercial y de público es el que buscan las empresas demandadas como titulares de esos registro, deberá entenderse que su registro marcario, al margen de su actividad textil, buscaba aprovechar la marca renombrada de la actora para favorecer su venta y atractivo en el público general y lo mismo sucede, incluso con más elocuencia con los artículos amparados dentro de las categorías 23 y 27 tanto en confección de lazos, pequeños adornos textiles o en materia de revestimientos, en aseos, dormitorios o dependencias, públicas o privadas, con sólo hacer aplicación y diseñarlo con destino al público infantil, dentro de cuyos centros, y no para otros, bien podría orientarse la oferta de estos géneros, también bajo la marca confundible Nenuco cuya protección y exclusividad también buscaron los titulares demandados. Por las mismas razones y ya respecto a la marca N Nenuco donde determinadas aplicaciones de los productos protegidos son habitualmente concedidas en el ámbito del bebé y público infantil en general. Así ocurre (clase 38 respecto a productos electrónicos de reproducción de imágenes y de la comunicación audiovisual con amplia utilización en el control y cuidado de menores, o con las clases 41 y 43 para la oferta de servicios de esparcimiento y actividades educativas y entretenimiento de aplicarlos y ofertarlos con destino enfocado a la infancia y a los servicios de alimentación y restauración, por lo que dentro de ese sector la protección de la marca renombrada ha de extenderse, en las facultades de ius prohibendi a todas las clases para que en 2002 y 2004 lograron los demandados estos registros. El motivo en consecuencia, se estima. SÉPTIMO. Los dos siguientes motivos del recurso articulado por la actora discrepan de la decisión de no condenar a los demandados a ninguna indemnización por los perjuicios económicos causados a la actora pese a la infracción marcaria cometida y, por otro, al no abarcar la sentencia la declaración de ilícita competencia por actos de aprovechamiento de su reputación con los actos de imitación y confusión generados con su comportamiento empresarial al invadir el ámbito de exclusividad de su marca, señalando que, en tales casos, las SSTS de 4 abril y 29 de junio de 2011, por citar algunas de las más recientes, reconocen el derecho del perjudicado a ser indemnizado. Se acumula así la acción de nulidad del registro de cobertura a la de violación de la marca prioritaria. La declaración de competencia ilícita y parasitaria ha quedado apuntada a lo largo de esta fundamentación y los actos infractores abarca a toda la actividad negocial de los demandados y a las sociedades que explotan las marcas licenciadas y franquiciadas se aloja entre las meras infracciones, o por efecto de la nulidad de los registros, pero pierde toda relevancia a estas alturas del proceso, pues, si bien es cierta la jurisprudencia que cita el recurrente en orden a la innecesariedad de la prueba de perjuicio dada la apreciación in re ipsa nacida del propio hecho de la infracción de la que cabe deducir se hizo con un sobreentendido ánimo de beneficio, no lo es menos, como ya dijimos en nuestra sentencia de 23 de abril de 2010, citando la Doctrina de la STS de 8 de junio de 2006, que la posible aplicación según los casos- de la doctrina in re ipsa a la indemnización de daños y perjuicios en materia de derecho marcario no supone que baste para deferir la cuestión a ejecución de sentencia, pues es preciso señalar los conceptos a indemnizar y los datos para fijar la indemnización. En el caso de autos, la actora sustituyó su inicial petición indemnizatoria por la residual del art. 43.5 de la LM, que ciertamente reconoce que el titular de la marca violada tiene derecho, en todo caso, a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 de la cifra de negocio con los productos o servicios infractores, pero es precisamente esa cifra la que no se ha acreditado y no hubiera sido difícil desde una pericial adecuada a la vista de la exhibición de las cuentas y contabilidad social o de los datos que consten en el proceso concursal en el que fueron declarados como tal las sociedades demandadas, explotadoras de las marcas. Nada de ello se hizo ni se intentó y no cabe sino confirmar la sentencia en este punto. OCTAVO. Finalmente, acogida parcialmente la acción por violación marcaria en el uso de los nombres de dominio nenuco. com y nenuco. net pero sin dar lugar a la reivindicatoria con la consiguiente transferencia a favor de la actora que le asigne la titularidad de esos dominios propiedad de Nenuco Franquicias S. L. desde 1998 y 2006, respectivamente, la sentencia se limitó a ordenar el cese en el uso de los dominios y direcciones de red. El recurso insiste en su derecho a la reivindicación y traslado del dominio a favor de la sociedad actora en aplicación analógica del artículo 2 de la Ley de Marcas. El motivo se rechaza. Es cierto, como ya dijimos, que concurren los requisitos de mala fe de los demandados al atribuirse la marca denominativa Nenuco propiedad de la actora y prioritaria tanto en el tiempo como por su notoriedad y está acreditado, también, el uso malintencionado, generador de confusión, de la página diseñada y adaptada en su configuración y acceso desplazándola a favor de los servicios y productos de los demandados. Pero el nombre de dominio no es marca propiamente y es criterio de las distintas Audiencias Provinciales no dar lugar a la acción reivindicatoria como si lo fuere. Esto es, en palabras de la SAP de Barcelona (sección 15 de 25 de mayo de 2009, los nombres de dominio son un sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a la Red (INTERNET) Sin embargo, los nombres de dominio, como conoce la doctrina, además de poder definirlos técnicamente como una dirección de ordenador, son también, jurídicamente signos distintivos en tanto que cumplen la función de distinguir entre recursos introducidos en la red por su distinta procedencia vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con los contenidos o la actividad ofrecida o desarrollada en ese sitio web y, de ahí, que cuando la naturaleza de los contenidos o la actividad sea empresarial o profesional cumplan esencialmente la función de las marcas y los nombres comerciales, lo que puede generar conflictos entre nombre de dominio y marcas o nombres comerciales. Como es sabido y explica con detalle la Sección especializada de la A. P. de Alicante en Sentencia de 27 de abril de 2012, en España, la asignación de nombre de dominio se rige por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, desarrollada por el Plan Nacional de Nombre de Dominio de Internet, aprobado por Orden ITC 1.542 2005 (PNND) de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo de 2005) y donde se señala como Autoridad de asignación a Red. es art. 2.1 PNND- y se establece que los nombres de dominio de segundo nivel (el primer nivel se conforma tanto por los genéricos com, net, orgcomo por los territoriales es, uk- son los que asignan a los solicitantes legitimados art. 6 PNND- es decir, a las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España y siempre que no estén previamente asignados y no siendo prohibidos cumplan las normas de sintaxis y demás requisitos para la atribución del nombre de dominio es señalando el artículo 14 PNND que la responsabilidad del uso de un nombre y dominio y el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponden a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio, precepto que reproduce casi literalmente la disposición adicional sexta de la Ley 34 2002. La asignación y elmecanismo de funcionamiento, dependiente de terceros ajenos al proceso, no hace viable ni permite imponer cesiones en los nombres de dominio por el que pasen a ser asignados a favor de otros. La protección que la Ley Marcas y la Ley de Competencia Desleal contemplan se agota con la orden de cese y cancelación o anulación, así como con los apercibimientos necesarios para su efectividad, pero no alcanza a la pretensión de los demandados. NOVENO. En orden a las costas, se imponen a cada uno de los demandados recurrentes las costas causadas por sus respectivos recursos de apelación, tomando como cuantía la de la demanda principal con exclusión de la reconvencional cuya desestimación en la instancia, por quedar firme y consentida, no ha sido objeto de recurso (art. 398 LEC) Respecto a las costas causadas por el recurso de la demandante, no se hace expresa imposición de las mismas a ninguna de las partes al haber sido estimado parcialmente (art. 398 LEC) Y por lo que antecede, FALLAMOS 1) Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de la sociedad Recktt Benckiser España, S. L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n 1 de Granada en Juicio Ordinario n 69 2008 de fecha 15 de julio de 2010, que se revoca parcialmente en los siguientes términos: Se deja sin efecto el pronunciamiento segundo y en su lugar se declara la nulidad absoluta y total por mala fe de sus titulares demandados en la obtención de las marcas nacionales Nenuco o N Nenuco n 921.585; n 2.511.506; n 2.609.951 y n 2.622.056, en la totalidad de las clases del Nomenclator interncional para las que fueron registradas. Se dejan invariables el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida. No se hace expresa imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes. 2) Se desestiman recursos de apelación interpuestos tanto por D. Domingo Martínez Gómez, como el interpuesto en nombre de D Rosa María Écija Ramírez. Se condena a ambos al pago de las costas causadas por sus respectivos recursos Contra esta resolución cabe recurso de casación y o extraordinario por infracción procesal a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1 de lo Civil del Tribunal Supremo. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. A demostrar la concurrencia de todos estos factores orientó la actora, ahora apelante, su prueba, incluso siguiendo otros criterios del mismo Tribunal europeo mediante estudios demoscópicos y económicos en orden a acreditar la proporción de sectores interesados que identifican el producto o lo atribuyen a una determinada procedencia empresarial o acudiendo a informes o certificaciones de las Cámaras de Comercio (STJCE de 4 de mayo y 22 de junio de 1999) aunque sin exigir que la prueba de notoriedad precise o dependa inexcusablemente de porcentajes concretos o determinados, volumen de ventas, encuestas o estudios demoscópicos o de mercadotécnica por estar probado, como indiscutible y de general conocimiento, el hecho de la notoriedad de esta marca en nuestro país hasta hacer innecesaria una prueba plena que refrende lo que ya es sabido y aceptado y colma, por ello, las exigencias legales para esa atribución que las singulariza. A su vez la STS de 12 de septiembre de 2011 recuerda que el artículo 5.2 de la Directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C- 375 97) señaló cuál es el grado de conocimiento que ha de alcanzar una marca para merecer la consideración de renombrada- 26: lo es, cuando una parte significativa del público interesado por lo productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca y algunos de los elementos que ha de valorar el juez nacional al respecto- 27: la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla Dicho de otro modo, en palabras de la STS de 24 de marzo de 2008, significa la reputación de la marca para lo que basta que ésta alcance esa notoriedad y prestigio en el sector comercial en el que se desenvuelve o por los sectores empresariales y de consumidores interesados (STS de 30 de junio de 2008) o en el concepto de Directiva Comunitaria 89 114 y del Reglamento 40 1994 de la Marca Comunitaria, en el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividad que distingue dicha marca o nombre comercial. En definitiva, como se apuntaban las SSTS (Sala 1 de 19 de mayo de 1993, 28 de febrero de 1994 y 21 de junio de 2000, la notoriedad ha de responder sencillamente a un conocimiento en España de la marca, que por ello es notoria, en el sector público que consume productos o mercaderías iguales. Sector al que se unen también, como destacaba la Sentencia aquí recurrida, las personas que participan en los canales de distribución de esos productos y los círculos comerciales relacionados con los mismos (SAP Barcelona, Sección 15 de 18 de febrero de 2004) Así se ha acreditado y apenas era necesaria por su alto grado de popularidad y pervivencia intergeneracional respecto a la marca de la actora y los signos que diseñan y caracterizan el producto, lo que cumple las exigencias que, tanto la Jurisprudencia Comunitaria como ahora el propio art. 8 de la L. M. imponen para concretar y demostrar la relatividad del término marca notoria al acudir, sin carácter cerrado y entre otras pautas posibles, al volumen de ventas, duración e intensidad en el uso de la marca, expansión geográfica y a la valoración o prestigio alcanzado. Parámetros todos ellos que ya había contemplado la STJCE de 14 de septiembre de 1999 que señalaba también la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca. El recurso de los demandados combatiendo la notoriedad y renombre que reconoció la sentencia a la marca de la sociedad demandante perece. SEXTO. El siguiente motivo de apelación que plantea la actora es el relativo a la protección de la marca renombrada, que considera indebidamente limitado por la sentencia al no extender sus efectos a la totalidad de las clases para las que los demandados interesaron sus respectivos registros marcarios, dejando subsistentes seis de entre las categorías concedidas para las marcas número 2.609.951 y 2.622.056. Decíamos entre otras en nuestra sentencia de 28 de diciembre de 2007 y en la de 11 de diciembre de 2011 que la actual Ley de Marcas, adaptando la legislación Nacional a la Directiva, Reglamentos Comunitarios y a las Recomendaciones Conjuntas de la Asamblea de la Unión de París y Asamblea General de OMPI desde posiciones en que también se alineó posteriormente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, entre otras, las SSTJCE de 22 de junio de 2000 y 9 de enero y 23 de octubre de 2003, apuestan por una especial protección de la marca notoria y de la renombrada, más allá de la regla de la especialidad, esto es para toda clase de productos, con independencia del sector comercial o productivo donde ganó notoriedad, renombre o fama de la marca, en aras a evitar desleales comportamientos que traten de aprovecharse del esfuerzo, de la inversión o de la reputación o prestigio ajenos. Así ocurre cuando, como en el caso de autos, una u otra marca (notoria o renombrada) constan previamente registradas. Llegados a este punto, es sabido y lo explica con acierto la sentencia recurrida que nuestro ordenamiento representado por la actual Ley de Marcas, adaptando la legislación Nacional a la Directiva, Reglamentos Comunitarios y a las Recomendaciones Conjuntas de la Asamblea de la Unión de París y Asamblea General de OMPI desde posiciones en que también se alineó posteriormente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo entre otras, la STJCE de 22 de junio de 2000 y 9 de enero y 23 de octubre de 2003, apuesta por una especial protección de la marca notoria y de la renombrada, más allá de la regla de la especialidad, esto es para toda clase de productos, con independencia del sector comercial o productivo donde ganó notoriedad, renombre o fama la marca, en aras a evitar desleales comportamientos que traten de aprovecharse del esfuerzo, de la inversión o de la reputación o prestigio ajenos. Así ocurre cuando una u otra marca (notoria o renombrada) constan previamente registradas. Fuera de estos supuestos, que es el caso que nos ocupa, en cuanto la marca de la actora no abarca a muchos de los registros y clases para los que los consiguieron los demandados, ni el alcance de la acción de nulidad ni el ius prohibendi resultan ilimitados, sino que se reduce su protección, tal como ya advierte su propia Exposición de Motivos al ámbito y principio registral de la especialidad con aptitud para anular signos y marcas confundibles por semejantes o similares en cuanto pretendan identificar productos similares o semejantes a los que ampara la marca notoria, que de este modo, como acierta a sintetizar la apelante, se equipara en sus derechos y tutela jurídica a los propios de cualquier marca registrada común (sin notoriedad o renombre) -artículos 6.1 y 3 L. M- En definitiva, las facultades de anulación y de prohibición que se conceden al titular de la marca notoria no registrada sólo alcanzan al sector relacionado con los productos que distingue esa marca, pero no a otros radicalmente diversos (no similares o semejantes) puesto que al no ser conocida la marca en ese ámbito comercial, de producción o distribución se excluye el riesgo de confusión y por tanto de asociación que las marcas por naturaleza están llamadas a evitar y constituye presupuesto y requisito de esa protección (artículos 6.2. d, 19 y 34.2. c y 5 y 52.1 L. M. Dicho de otro modo y como explica la STS de 28 de junio de 2011 nuestro ordenamiento jurídico parte de la distinción entre las prohibiciones de registro según que la marca prioritaria sea notoria o renombrada o no lo sea- art. 8 apartado 1 y 6 de la Ley 17 2001, de 7 de diciembre- recordando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2003 (C 408 2001) que la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal que entre el signo y la marca de renombre exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos pues basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca tras argumentar que (28) el requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual así como que (29) las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2 de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el